novembre 01, 2008

L’enregistrement d’une marque de commerce au Canada connue préalablement à l’extérieur du Canada

L’arrêt Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd., [2006] A.C.F. no 843 soulève la question de l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada connue préalablement à l’extérieur du Canada. Précisons les faits : Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants exploitent des installations de restauration aux États-Unis, entre autres, mais pas au Canada. Bojangles Café exploite deux cafés en Colombie-Britannique, au Canada, où les gens peuvent se procurer mets préparés et produits de boulangerie En 1998, Bojangles Café a demandé l'enregistrement de la marque de commerce Bojangles Café sur le fondement de l'emploi et de l'emploi projeté de la marque en liaison avec des services d'exploitation de restaurant. Bojangles' International, LLC et Bojangles' Restaurants,Inc (ci-après appelées Bojangles U.S.) exploitent une chaîne de restaurants aux États-Unis sous le nom commercial "Bojangles". Elles ont formé une opposition à la demande d’enregistrement. Cette dernière a été rejetée par la Commission des oppositions des marques de commerce le 9 juin 2004 (40 C.P.R. (4th) 553). Bojangles U.S. ont interjeté appel devant la Cour fédérale sous le régime du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 qui permet l’appel de toute décision rendue par le registraire à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision.

La question spécifique au coeur de l’appel consiste à savoir si le Bureau a erré en droit en décidant que la marque de Bojangles’ International et Bojangles Restaurants devait être « [traduction] très bien connue au moins à un endroit au Canada ou largement connue au Canada » afin de neutraliser le caractère distinctif de la marque de Café.

Bojangles Restaurants a soumis divers éléments de preuve tels le nombre de visites de leur site Web par des canadiens, la présence de sa marque dans des publicités se trouvant dans des magasines distribués au Canada, des photographies de panneaux publicitaires sur des axes routiers situés aux États-Unis mais empruntés par des touristes canadiens ainsi que des affidavits et un sondage destinés à démontrer la réputation de la marque Bojangles de Bojangles Restaurants au Canada. Après examen de la preuve, la Cour fédérale a conclu que cette preuve n’était pas adéquate pour établir que la réputation de la marque Bojangles de Bojangles Restaurants était « suffisante » pour neutraliser le caractère distinctif de la marque de la Bojangles Café et a donc rejeté l’appel. Bojangles Restaurants a à nouveau porté cette décision en appel en Cour d’appel fédérale.

Le Tribunal a jugé que Bojangles’ International et Bojangles Restaurants n’avaient pas rencontré leur fardeau d’établir que la réputation de leur marque neutralisait le caractère distinctif inhérent de la marque de Café. En effet, pour établir une certaine réputation au Canada par suite de l'emploi d'une marque dans un autre pays, il faut que la preuve indique clairement que la marque est connue au moins jusqu'à un certain point, à savoir que la réputation de la marque au Canada est importante, suffisante ou significative. Or, soulève le Tribunal, la preuve fournie à la Commission n'était pas importante, suffisante ou significative.

Quant au caractère distinctif de la marque, le Tribunal mentionne qu'une marque de commerce soit considérée comme distinctive, si les trois conditions suivantes sont être réunies :

- la marque doit être reliée à un produit (ou marchandise);
- le propriétaire doit utiliser ce lien entre la marque et son produit;
- ce lien permet au propriétaire de la marque de distinguer son produit de celui d'autres fabricants.

Bien que la marque de commerce de Bojangles Café soit distinctive, Bojangles Restaurants
n'a pas réussi à établir que la réputation de leur marque annule le caractère distinctif inhérent de la marque de Bojangles Café.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

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