La protection des marques de commerce au niveau international

Les accords commerciaux internationaux conclus ces dernières années par le Canada ont facilité l'accès aux marchés étrangers des biens et services des entreprises canadiennes. Les efforts de la communauté internationale et de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) visant à faciliter la protection internationale des marques de commerce ont mené à l'adoption du Protocole de Madrid en 1989. Cet accord vise à rendre les systèmes d'enregistrement nationaux et régionaux plus accessibles en simplifiant et en harmonisant les procédures administratives. Cependant, le Canada est le seul grand pays industrialisé qui n'est pas membre du Protocole. L’adhésion du Canada au Protocole de Madrid et au Traité sur le droit des marques rendrait nécessaires certaines modifications législatives et réglementaires.

Propositions de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada

C’est dans ce contexte que l'Office de la propriété intellectuelle (OPIC) a soumis quelques propositions afin de moderniser la Loi canadienne sur les marques de commerce et de soulever les questions reliées à l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid. L'adhésion au système de Madrid entraînerait des modifications administratives au sein de la Direction des marques de commerce de l'OPIC. Les communications avec le Bureau International ainsi que le dépôt des enregistrements internationaux se feront par la voie électronique.

Modifications au système de classification

Or, le recours au bureau canadien comme bureau d'origine sous le régime du système de Madrid pourrait comporter des inconvénients importants puisqu'un requérant canadien sollicitant l'enregistrement d'une marque dans un certain nombre de pays dans le monde devra s'en tenir à la description canadienne des marchandises et services puisque sous le régime du Protocole, une demande internationale ne peut comporter un énoncé de marchandises et/ou services plus étendu que celui qui figure dans la demande ou l'enregistrement de base.

Modifications de la notion d’emploi de la marque et des ses exigences

Aussi, les exigences d'« emploi » avant l'enregistrement nécessiteraient également quelques modifications afin de rendre le système d'enregistrement des marques de commerce plus rapide et économique et conforme au Protocole de Madrid et au TDM. En effet, le système canadien actuel crée des règles du jeu inéquitables et désavantageuses pour les Canadiens. Les requérants qui invoquent le paragraphe 16(1) ou le paragraphe 16(3) de la Loi sur les marques de commerce (ci-après « la Loi ») doivent faire une déclaration établissant l'une ou l'autre des situations suivantes : a) que leur marque est employée au Canada (et fournir la date du premier emploi) ou b) qu'ils ont l'intention d'employer leur marque de commerce au Canada, et ensuite faire parvenir, avant l'obtention de l'enregistrement, une déclaration d'emploi. Par contre, en ce qui concerne un requérant étranger qui se fonde sur le paragraphe 16(2), la seule exigence qui lui est applicable en matière d'emploi est la suivante : il doit préciser le pays dans lequel la marque a été employée. Plus concrètement, les requérants étrangers n'ont ni besoin d'employer la marque au Canada, ni même de faire une déclaration d'intention de l'employer au Canada, avant de se faire octroyer des droits au Canada.


Modifications au principe de radiation de la marque de commerce

De plus, le système canadien est dépourvu d'un mécanisme efficace de radiation du registre des marques de commerce qui sont tombées en désuétude. En l'absence d'une contestation du public, en vertu des 45 ou 18 de la Loi, les titulaires de marques de commerce conservent indéfiniment les droits exclusifs à leurs marques à travers le Canada s'ils payent les frais de renouvellement. Les titulaires d'enregistrements, qu'ils soient canadiens ou étrangers, peuvent donc continuer à renouveler leurs marques sans être tenus de montrer l'emploi de celles-ci et, comme on l'a signalé plus haut, les titulaires étrangers peuvent continuer à renouveler leurs marques sans jamais être tenus de montrer l'emploi de leurs marques au Canada.

Le Canada doit éviter de se diriger vers un système d'acquisition de droits sans emploi, car il modifierait la question du droit aux marques et rendrait par conséquent inévitable une réévaluation des procédures en contrefaçon, puisque les non utilisateurs seraient désormais en position d'invoquer des droits relatifs à des marques enregistrées à l'endroit des utilisateurs de marques non enregistrées. Aussi, le Canada doit éviter l'établissement d'un système qui permet l'enregistrement de marques pour des motifs défensifs.

Modifications à la notion de priorité de la marque

En vertu de la Loi actuelle, il faut, pour revendiquer la priorité, que le pays de l'Union dans lequel la demande initiale a été produite et le pays d'origine du requérant soient le même. Pour avoir le droit de revendiquer la priorité, le requérant ayant produit une demande antérieure dans, ou pour, un pays de l'Union, doit avoir été, à la date de cette demande, un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y avoir été domicilié, ou y avoir eu un établissement industriel ou commercial réel et effectif (article 34(1)b)). L’OPIC propose que le système n'exige pas expressément que le pays d'origine du demandeur soit le même que le pays de l'Union où a été produite la demande initiale.

La nécessité de mettre sur pied un régime moderne d'encadrement du marché a lieu dans un contexte où les avis sont partagés au sujet du Protocole de Madrid, du TDM et des modifications qu'il faudra apporter au système canadien actuel avec l'adhésion à ces deux traités. Cependant, l'adhésion récente des États-Unis au Protocole de Madrid permet aux entreprises américaines de déposer une demande de marque pour leurs produits et services à l'étranger à un coût bien inférieur à celui assumé par nos entreprises pour protéger leur marque dans les mêmes pays. Par conséquent, nos entreprises actives au niveau international sont nettement désavantagées par rapport aux entreprises américaines qui disposeront d'un mécanisme d'enregistrement international des marques moins coûteux et plus rapide. Il est devenu plus urgent d'entamer un processus de modernisation du système d'enregistrement des marques de commerce au Canada d’autant plus si l'on considère que la loi canadienne sur les marques de commerce est demeurée à peu près inchangée depuis près d’un demi-siècle.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique