décembre 01, 2008

Deux évènements, un territoire et la probabilité de confusion, une question de principe ou de préjudice

Il arrive parfois que deux évènements visant le même objectif défendent leur marque de commerce et ce, même s’ils sont sans but lucratif, comme ce fut le cas dans l’arrêt Vélo Québec Événements (Tour de l'Île de Montréal) c. Épreuves de la Coupe du monde cycliste féminine, [2006] R.D.Q. no 68. Les faits en l’espèce sont simples : Depuis plus de vingt ans, Vélo Québec organise la très populaire randonnée cycliste : Le Tour de l'Île de Montréal, qui a lieu annuellement le premier dimanche de juin. Des dizaines de milliers de gens de tous les âges et de tous les niveaux de compétence cycliste participent à cet, tous les niveaux, à l’exception de l’élite. Vélo Québec a fait enregistrer deux marques de commerce, soit la marque Tour de l’île de Montréal, dont le certificat d'enregistrement est daté du 17 juin 1988, comprenant l'enregistrement inclut le dessin d'un homme habillé à l'ancienne mode et tenant un vieux modèle de bicyclette, et une autre marque : Le grand tour, dont le certificat d'enregistrement porte la date du 30 mars 1999

L'enregistrement de la marque TIM est modifié en date du 5 janvier 2005. Le certificat de modification contient le même désistement quant aux mots "Ile de Montréal " et avise qu'en plus des marchandises déjà identifiées, la marque est "employée au Canada depuis aussi tôt que 01 juin 2002" en liaison avec plusieurs autres marchandises. Cette fois-ci, des services sont spécifiés, soit les services suivants :

(1) Programmation de compétitions et d'événements sportifs associés à la bicyclette; promotion auprès de commanditaires et du public en général d'activités et d'événements sportifs associés à la bicyclette; organisation de compétitions et d'événements sportifs associés à la bicyclette.
(2) Agence de voyages, organisation d'excursions pour touristes, nommément organisation d'excursions en bicyclettes, organisation de randonnées à pied.
(3) Publications de journaux, publication de magazines, publication de manuels, publication de livres, publication de cartes routières, nommément de cartes indiquant les pistes cyclables, de cartes indiquant les circuits de randonnée à pied.
(4) Production de films cinématographiques, production d'émissions télévisées, productions de bandes vidéo.
En ce qui concerne la marque : Le Grand Tour, son certificat d'enregistrement porte la date du 30 mars 1999 et contient un désistement quant au droit à l'usage exclusif du mot "TOUR" et indique que cette marque est employée depuis aussi tôt que mars 1994 en liaison avec certaines marchandises ainsi qu'avec les services suivants :

Formation, divertissements, activités sportives et culturelles, nommément organisation et conduite de randonnées cyclistes, ateliers de formation; édition de livres et de revues, nommément dépliants, carnets, calendriers, documents de formation; conseil, information ou renseignements d'affaires, nommément services touristiques.

La Coupe du monde féminine, pour sa part, organise depuis 1998 une course cycliste de calibre élite pour femmes : La Coupe du monde féminine. La Course sur la montagne se tient sur le Mont-Royal le dernier samedi de mai tous les ans. Cette course fait partie d'un circuit international de neuf courses organisées et sanctionnées par l'Union cycliste internationale. Contrairement au Tour de l'Île où tout le monde peut participer sans inscription ou preuve de ses capacités, les critères de sélection pour participer à la Course sur la montagne s'avèrent très sélectifs. La participation se fait strictement sur invitation. Seulement les vingt meilleures équipes au monde sont sollicitées et celles-ci sont composées de 4 à 6 athlètes chacune.

La preuve a révélé que la désignation "tour" n'est pas donnée à toutes les courses importantes de ce genre à travers le monde, mais qu'une bonne majorité s'appellent ainsi, soit quelque 70 %. De plus, il y a des randonnées populaires semblables au Tour de l'Île de Montréal qui se désignent par le nom "tour".

L'article 20 de Loi sur les marques de commerce permet au détenteur d'une marque enregistrée d’obtenir une injonction si la marque ou le nom du défendeur ne fait que créer de la confusion avec la marque enregistrée, que les marchandises ou services soient ou non de la même catégorie. Le fardeau de preuve imposé à Vélo Québec en vertu de l'article 20 de la Loi sur les marques est de démontrer qu'il est probable que le consommateur moyen, n'ayant qu'un souvenir vague ou imprécis de la marque enregistrée du demandeur, serait amené à croire, comme première réaction face aux produits du défendeur, que ceux-ci proviennent du demandeur. C'est le test communément appelé « le test de la confusion ». L'article 6(5) de la Loi sur les marques identifie cinq éléments à considérer pour déterminer si une marque ou nom commercial crée de la confusion avec la marque d'un demandeur. Cette liste d'éléments n'est pas exhaustive et la loi stipule qu'il faut surtout tenir compte de "toutes les circonstances de l'espèce", soit
1- Le « caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus »;
2- La « période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage »
3- Le «genre de marchandises, services ou entreprises »;
4- La « nature du commerce », plus précisément dans ce cas ci, celui des participants et celui des spectateurs
5- Le « degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent »
Vélo Québec soulève aussi le fait que l’organisme a reçu des appels téléphoniques du public et de la presse, surtout en 2002, qui pourraient indiquer une possible confusion à l'effet que Vélo Québec joue un rôle dans l'organisation du Tour du Grand Montréal

Le Tribunal a conclu que, dès qu'il s'agit d'un événement cycliste, le public est apte à téléphoner à n'importe quelle association de cyclisme pour obtenir des renseignements. Il ne s'agit pas de la confusion entre les deux noms sous étude, mais plutôt d'une présomption de la part du public à l'effet que toutes les activités du monde du cyclisme sont reliées. De plus, à la lumière des critères analysés, le seul fait qu'il peut y avoir des appels téléphoniques à Vélo Québec n'est pas en soi suffisant pour prouver la probabilité de confusion.

Finalement, le Tribunal conclut sur la note suivante : deux organismes qui devraient logiquement être des alliés, s'affrontent sur la place publique pour ce qui semble être bien plus une pure question de principe qu'un souci réel de préjudice.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

novembre 01, 2008

L’enregistrement d’une marque de commerce au Canada connue préalablement à l’extérieur du Canada

L’arrêt Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd., [2006] A.C.F. no 843 soulève la question de l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada connue préalablement à l’extérieur du Canada. Précisons les faits : Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants exploitent des installations de restauration aux États-Unis, entre autres, mais pas au Canada. Bojangles Café exploite deux cafés en Colombie-Britannique, au Canada, où les gens peuvent se procurer mets préparés et produits de boulangerie En 1998, Bojangles Café a demandé l'enregistrement de la marque de commerce Bojangles Café sur le fondement de l'emploi et de l'emploi projeté de la marque en liaison avec des services d'exploitation de restaurant. Bojangles' International, LLC et Bojangles' Restaurants,Inc (ci-après appelées Bojangles U.S.) exploitent une chaîne de restaurants aux États-Unis sous le nom commercial "Bojangles". Elles ont formé une opposition à la demande d’enregistrement. Cette dernière a été rejetée par la Commission des oppositions des marques de commerce le 9 juin 2004 (40 C.P.R. (4th) 553). Bojangles U.S. ont interjeté appel devant la Cour fédérale sous le régime du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 qui permet l’appel de toute décision rendue par le registraire à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision.

La question spécifique au coeur de l’appel consiste à savoir si le Bureau a erré en droit en décidant que la marque de Bojangles’ International et Bojangles Restaurants devait être « [traduction] très bien connue au moins à un endroit au Canada ou largement connue au Canada » afin de neutraliser le caractère distinctif de la marque de Café.

Bojangles Restaurants a soumis divers éléments de preuve tels le nombre de visites de leur site Web par des canadiens, la présence de sa marque dans des publicités se trouvant dans des magasines distribués au Canada, des photographies de panneaux publicitaires sur des axes routiers situés aux États-Unis mais empruntés par des touristes canadiens ainsi que des affidavits et un sondage destinés à démontrer la réputation de la marque Bojangles de Bojangles Restaurants au Canada. Après examen de la preuve, la Cour fédérale a conclu que cette preuve n’était pas adéquate pour établir que la réputation de la marque Bojangles de Bojangles Restaurants était « suffisante » pour neutraliser le caractère distinctif de la marque de la Bojangles Café et a donc rejeté l’appel. Bojangles Restaurants a à nouveau porté cette décision en appel en Cour d’appel fédérale.

Le Tribunal a jugé que Bojangles’ International et Bojangles Restaurants n’avaient pas rencontré leur fardeau d’établir que la réputation de leur marque neutralisait le caractère distinctif inhérent de la marque de Café. En effet, pour établir une certaine réputation au Canada par suite de l'emploi d'une marque dans un autre pays, il faut que la preuve indique clairement que la marque est connue au moins jusqu'à un certain point, à savoir que la réputation de la marque au Canada est importante, suffisante ou significative. Or, soulève le Tribunal, la preuve fournie à la Commission n'était pas importante, suffisante ou significative.

Quant au caractère distinctif de la marque, le Tribunal mentionne qu'une marque de commerce soit considérée comme distinctive, si les trois conditions suivantes sont être réunies :

- la marque doit être reliée à un produit (ou marchandise);
- le propriétaire doit utiliser ce lien entre la marque et son produit;
- ce lien permet au propriétaire de la marque de distinguer son produit de celui d'autres fabricants.

Bien que la marque de commerce de Bojangles Café soit distinctive, Bojangles Restaurants
n'a pas réussi à établir que la réputation de leur marque annule le caractère distinctif inhérent de la marque de Bojangles Café.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

octobre 02, 2008

Félicitations à Dominic Jaar!

Un de mes collègues de la blogosphère, Me Dominic Jaar, fait l'objet d'une couverture médiatique dans La Presse. Un hommage fort mérité pour cet avocat fort impliqué dans la communauté juridique et fort dévoué auprès de ses futurs confrères et consoeurs, en l'occurence, les étudiants en droit.

Je lui souhaite énormément de succès pour son nouveau projet Ledjit !

Félicitations Dominic!

Mise à jour 11/10/08

Dans la catégorie «Les leaders de demain» du Gala annuel de l'AJBM, Me Dominic Jaar a remporté le prix d’avocat de l'année, dans la catégorie contentieux avec Me Marie Élaine Farley, de la Chambre de la Sécurité Financière.

octobre 01, 2008

Marque de commerce: Le Registraire peut exiger une preuve d’emploi

En vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, , L.R.C. 1985, ch. T-13, le Registraire peut au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis. De plus, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’une de ces marchandises ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation. C’est ce qui est arrivé dans l’arrêt Flanders Filters Inc. c. Trade Mark Reflections Ltd., 2006 CF 145

Situons en premier lieu les faits : Flanders Filters, Inc. est la propriétaire inscrite de la marque de commerce Airpure, enregistrée à l'égard de filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial Le 30 octobre 2002, à la demande de Trade Mark Reflections Ltd, le registraire des marques de commerce a donné à Flanders un avis lui enjoignant de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant si la marque de commerce avait été employée au Canada en liaison avec de tels filtres à air à un moment quelconque de la période se terminant le 30 octobre 2002, conformément à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce.

En réponse, Flanders a déposé la déclaration solennelle de son président. Les deux parties ont soumis un plaidoyer écrit au registraire. Après examen de la déclaration solennelle du président de Flanders et des plaidoyers écrits des parties, le registraire a ordonné la radiation de la marque de commerce en application du paragraphe 45(5) de la Loi. Sa décision reposait sur deux motifs. Premièrement, l'emploi de la marque de commerce établi par la preuve n'était pas un emploi par Flanders ni un emploi dont Flanders pouvait se prévaloir en vertu de l'article 50 de la Loi. Selon le registraire, il n'avait pas été démontré que Flanders contrôlait, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises vendues ou fabriquées par les titulaires de licence, et il n'avait pas été prouvé non plus qu'un avis public avait été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi de la marque de commerce faisait l'objet d'une licence,. Deuxièmement, la preuve n'établissait pas qu'au moment du transfert des marchandises, la marque de commerce était associée à des filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial.

Flanders a interjeté appel de cette décision et a présenté de nouveaux éléments de preuve en appel, et a déposé une nouvelle preuve, plus spécifiquement la déclaration statutaire du Vice-président des opérations d’une compagnie liée, Flanders Corporation. La déclaration explique que Flanders est une filiale à part entière de Flanders Corporation. Elle explique également que Précisionnaire Inc., une autre filiale à part entière de Flanders Corporation, était autorisée par Flanders à fabriquer des filtres à air sous la marque Airpure.

La Cour conclut que l’ensemble de la preuve établit que, durant la période en question, au moins 100 000 filtres à air à haute efficacité portant la marque Airpure ont été vendus au Canada. Plus précisément, la Cour a conclut par l’ensemble de la preuve que du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, au moins 100 000 filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial, fabriqués par Precisionaire, Inc. sur autorisation de Flanders, ont été vendus au Canada et que l'emballage de chaque filtre portait une étiquette sur laquelle figurait la marque de commerce Airpure et le nom du propriétaire inscrit de la marque, présenté comme le fabricant. Les filtres eux-mêmes portaient soit la marque soit une étiquette où figurait la marque. L’appel a donc été accueilli

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

septembre 01, 2008

L’enregistrement de la marque de commerce, le caractère distinctif de la marque et le Registraire

L’arrêt Minolta-QMS, Inc. c. Cheng-Lang Tsai, 2006 CF 1249 permet de comprendre qu’il est possible de se pourvoir d’une décision du registraire des marques de commerces. Situons le contexte. Minolta-QMS, Inc. est le fabricant et détaillant des imprimantes laser couleur vendues sous la marque nominative Magicolor. Il vend également des "consommables" d'imprimantes, destinés à être utilisés avec ses imprimantes Magicolor, dont des cartouches d'imprimantes, des cartouches de rechange pour les imprimantes, des tambours d'impression, des tables pour imprimantes et des produits de nettoyage d'imprimantes. Or, Magicolor n'est pas une marque de commerce déposée.

Le 19 mai 2000, Cheng-Lang Tsai a déposé une demande devant le bureau canadien des marques de commerce en vue de faire enregistrer la marque de commerce Magicolor en liaison avec des "fils et câbles électriques, nommément des fils, câbles et cordons électriques blindés, non blindés et isolés". À l’appui de sa demande, M. Tsai affirme être le président de HUNG Hsang Wire MFG. Co. Ltd, une société située à Taiwan fabriquant et vendant notamment des câbles réseaux. Incluant des produits vendus sous la marque Magicolor fait notamment mention des câbles USB Magicolor.

La demande de M. Tsai a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 28 novembre 2001. Le 29 avril 2002, Minolta a déposé une déclaration d'opposition dans laquelle elle invoque cinq motifs d'opposition distincts, notamment M. Tsai n'avait pas démontré avoir l'intention d'employer la marque Magicolor au Canada. Le 14 juin 2002, M. Tsai a déposé une contre-déclaration. la Commission a conclu que la plupart des éléments de preuve déposés par Minolta étaient inadmissibles à titre de contre-preuve parce qu'ils ne pouvaient servir de réponse à la preuve présentée par M. Tsai. Parce qu'ils ne constituaient pas une contre-preuve appropriée, la Commission a déclaré la plupart des éléments de preuve que contenaient les affidavits de M. Taiko, vice-président de Strategic Planning et le vice-président intérimaire Marketing chez Konica Minolta Printing Solutions U.S.A., Inc, inadmissibles. Un examen de la preuve admissible a amené la Commission à conclure que l'emploi de la marque par HHW, un tiers sous le contrôle de M. Tsai, suffisait à établir que ce dernier avait l'intention d'utiliser la marque Magicolor au Canada.

Or, il est possible de porter en appel toute décision rendue par le registraire à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision, en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce. Minolta a produit une preuve additionnelle dans le cadre de l'appel consistant en un affidavit de Donald Tao An Hsieh, vice-président à la commercialisation, chez Konica Minolta Printing Solutions U.S.A., Inc, auquel sont annexées plusieurs pièces. . Hsieh a produit des éléments de preuve concernant la date à laquelle Minolta a pour la première fois utilisé la marque Magicolor au Canada en liaison avec des imprimantes couleur et concernant l'époque où la marque a pour la première fois été révélée au pays. Cette nouvelle preuve comprend des annonces parues dans diverses revues et des chiffres relatifs à leur diffusion, qui démontrent dans quelle mesure la marque Magicolor de Minolta a été révélée au Canada. L'affidavit établit également que des ventes ont été réalisées par Internet et comprend des renseignements concernant les ventes d'imprimantes Magicolor réalisées au Canada et partout ailleurs dans le monde entre 1995 et 2005.

La Cour fédérale a déclaré que la preuve additionnelle était significative et qu’elle aurait influencé la décision du Registraire. Cette preuve démontre qu’il y a eu des ventes significatives au Canada d’imprimantes Magicolor de Minolta depuis au moins 1995. Le Tribunal conclut à la probabilité de confusion entre les marques.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

août 01, 2008

La confusion inversée de la marque de commerce

Les services alimentaires A & W du Canada Inc. ont intenté une action contre les Restaurants McDonald du Canada Limitée pour violation d’une marque de commerce et dépréciation de l’achalandage découlant de l’utilisation par McDonald de la marque de commerce déposée "Chicken Grill", dans l’arrêt A & W Food Services of Canada Inc. c. McDonald’s Restaurants of Canada Limited, 2005 CF 406

En premier lieu, un survol historique s’impose. McDonald’s Restaurants of Canada Limited est arrivée au Canada en 1967 avec l’ouverture de son premier restaurant au Canada en 1967, à Richmond (C.-B.). Peu à peu, A&W a réagi à la concurrence de McDonald et d'autres chaînes en concentrant ses activités dans l'Ouest canadien, en ouvrant des restaurants dans les centres commerciaux, en fermant peu à peu ses restaurants avec service à l'auto et en vendant sa racinette dans les épiceries. À l'heure où la cause a été entendue, A&W était la deuxième chaîne de restaurants en importance au Canada compte tenu du nombre de restaurants et la troisième chaîne pour les ventes . McDonald est la première entreprise dans les deux catégories. A & W est la deuxième chaîne de restaurants basée sur le nombre de restaurants et la troisième basée sur les ventes.

A&W a été fondée en Californie, en 1919, par MM. Allen et Wright. À cette époque, il s'agissait d'un casse-croûte avec service à l'auto qui vendait de la racinette. La société s'est installée au Canada, en 1956, à Winnipeg. Au Canada, A&W ressemblait davantage à un restaurant qu'aux États-Unis et on y offrait plus de mets, notamment des hamburgers et des hot-dogs. En règle générale, ces restaurants offraient un "service à l'auto", c'est-à-dire que la clientèle pouvait demeurer dans sa voiture et y être servie. La société Unilever Ltd. a acheté les restaurants canadiens d'A&W en 1972, ce qui a rompu tout lien avec la société américaine. En 1995, Unilever a vendu la société aux cadres de l'entreprise. Aujourd'hui, presque tous les restaurants A&W sont des franchises.

Depuis 1987, A & W vend un sandwich au poulet grillé appelé "Chicken Grill", pour lequel elle a enregistré une marque de commerce en 1988. Depuis 2001, McDonald vend un sandwich au poulet grillé appelé «Chicken McGrill». A & W allègue que McDonald a contrefait sa marque de commerce, utilisé une marque qui crée de la confusion et tenté de bénéficier de son achalandage sur le marché. En retour, McDonald allègue que la marque de commerce de A & W est invalide car elle n’est pas distinctive.

Dans une cause typique de confusion de marques de commerce, le demandeur allègue que la marque de commerce du défendeur peut provoquer de la confusion auprès des consommateurs qui pensent que les produits du défendeur sont des produits qui proviennent du demandeur. Ce type de confusion est qualifiée de « confusion directe ». Toutefois, dans un cas de confusion inversée, la marque de commerce de la défenderesse incite plutôt les clients à croire que les marchandises de la demanderesse, en l’occurrence A&W proviennent de la défenderesse, McDonald



Le concept de la confusion inversée est fréquent aux Etats-Unis, mais moins fréquent au Canada. La Cour s’est alors penché sur la question de savoir si l'utilisation, par McDonald, de la marque de commerce "Chicken McGrill" porte-t-elle atteinte au droit exclusif à l'emploi, par A&W, de sa marque de commerce "Chicken Grill", selon l'article 19 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13.
Les propriétaires de marques de commerce ont le droit exclusif à l'emploi de celles-ci dans tout le Canada en ce qui concerne les marchandises ou services visés sauf si l'invalidité de la marque est démontrée, tel que prévu à l’article 19 de la Loi sur les marques de commerce. En principe, A&W a le droit exclusif à l'emploi de la marque de commerce déposée "Chicken Grill" lorsqu'il s'agit d'un sandwich au poulet grillé, à moins que McDonald puisse établir que la marque de commerce d'A&W n'est pas distinctive. A&W prétend que l'emploi, par McDonald, de "Chicken McGrill" relativement à un sandwich au poulet grillé contrefait sa marque de commerce au motif que la marque de McDonald est presque identique; d'ailleurs, elle englobe totalement la marque d'A&W. Pour sa part, McDonald prétend qu'A&W n'a que le droit exclusif à l'emploi de "Chicken Grill"; elle n'a pas le droit d'empêcher McDonald d'employer "Chicken McGrill" puisqu'il ne s'agit manifestement pas de la même marque. Suivant le droit canadien actuel, la Cour mentionne que l'emploi, par McDonald, de "Chicken McGrill" ne constitue pas une contrefaçon de la marque de commerce "Chicken Grill" d'A&W. La question principale qui se pose est celle de la confusion.

Après avoir passé en revue la jurisprudence américaine concernant la « confusion inversée », la Cour a jugé que le critère d’évaluation de la confusion directe, soit le principe de « forward » ou « direct confusion », était appliqué, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de critère spécial à appliquer à la confusion inversée. Les tribunaux américains étaient d’avis que le risque de confusion demeure la question centrale dans les causes de confusion directe et de confusion inversée et que le « sens » de la confusion n’a pas de véritable pertinence, vu son importance secondaire.

La Cour était d’avis que dans le contexte canadien, la portée de la Loi sur les marques de commerce était suffisante pour couvrir les cas de confusion directe et de confusion inversée. À la suite de son appréciation des faits, la Cour a toutefois noté qu’il n’existait aucune confusion entre les marques et qu’il n’y avait pas de dépréciation de l’achalandage.

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juillet 01, 2008

La confusion de la marque de commerce et le consommateur moyen

En 1999, Alticor et son distributeur exclusif, Quixtar Canada Corporation a intenté des procédures pour contrefaçon de marque de commerce et commercialisation trompeuse. Plus précisément, Nutrilite est une marque de commerce déposée appartenant à Alticor pour emploi en liaison avec sa gamme de compléments alimentaires vitaminiques et minéraux. Quixtar est le distributeur exclusif des produits Nutrilite au Canada. Elle applique dans ses activités de distribution un programme de commercialisation à paliers multiples, c'est-à-dire que, à quelques rares exceptions près, elle vend les produits d'Alticor directement aux consommateurs par le truchement de courtiers désignés "propriétaires de commerce indépendants". Ceux-ci ne sont pas offerts en magasins.

Nutravite est une marque de commerce non déposée qu'emploie Nutravite Pharmaceuticals en liaison avec ses produits à base de vitamines, de minéraux et d'herbes. Les produits Nutravite sont vendus exclusivement dans des magasins de détail de l'Alberta, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, tels que ceux des chaînes Shoppers Drug Mart, Pharmaplus, Wal-Mart et Giant Tiger. Nutravite Pharmaceuticals n'a pas recours à une structure de distribution telle que celle de Quixtar, fondée sur le courtage. Alticor, invoquant le risque de confusion avec sa marque de commerce déposée Nutrilite, a formé opposition en 1998 à l'enregistrement de la marque de commerce Nutravite devant la Commission des oppositions des marques de commerce, qui lui a donné gain de cause.

En appel, la Cour a confirmé la décision de la juge de première concluant que la date pertinente pour établir s'il y avait eu contrefaçon de la marque de commerce déposée en question était la date de l'audience. Une des raisons invoquées pour appuyer la position selon laquelle la date pertinente doit normalement être la date de l'audience est que la Cour peut ainsi disposer de tous les éléments de preuve pertinents relatifs aux circonstances de l'espèce susceptibles de devenir accessibles entre le moment du premier emploi et celui de l'audience faisant ainsi référence à la jurisprudence antérieure.

Concernant la probabilité de confusion, le facteur le plus important à considérer est la nature du commerce. Considérant la présence d’un préfixe fréquemment utilisé, Nutri, et la coexistence des deux marques sur une période de plus de 10 ans sans confusion, les demanderesses ne se sont pas déchargées de leur fardeau de prouver la probabilité de confusion, se basant sur le modèle du consommateur moyen n'ayant qu'un souvenir vague ou imparfait de la marque de commerce Nutrilite, placé devant un produit Nutravite, ne conclurait pas que le produit Nutravite est lié aux produits de marque Nutrilite

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juin 01, 2008

La contrefaçon et son intention : l’affaire Tommy Hilfiger Licensing, Inc.

Situons en premier lieu le contexte. En 1994, International Clothiers a acheté des chemises destinées à l’origine à Wal-Mart. Ces chemises comportaient un écusson identique à un écusson bien connu de Tommy Hilfiger, ce dernier ayant fait l’objet d’une marque de commerce. Elles comportaient aussi des étiquettes affichant la marque de commerce Ash Creek, marque bien connue appartenant à Wal-Mart. International Clothiers a fait enlever les étiquettes Ash Creek et les a fait remplacer par les siennes, Garage U.S.A. Or, les écussons ont été laissés sur les chemises, vendues de février à septembre 1995. Cependant, après septembre 1995, International Clothiers a continué à vendre des chemises comportant des écussons similaires, mais non identiques, aux écussons de Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger Licensing reproche à International Clothiers d'avoir fait passer ses marchandises pour les leurs et d'avoir contrefait deux de leurs marques de commerce déposées, toutes deux à l'égard du même Crest Design, soit le dessin d'écusson, mais chacune relativement à différentes marchandises et à différents articles de vêtement. Tommy Hilfiger Licensing lui reproche également d'avoir porté atteinte à son droit d'auteur enregistré à l'égard du même dessin d'écusson. Or, International Clothiers Inc. nie toute contrefaçon des marques de commerce. Elle allègue de plus que les enregistrements sont invalides. Elle plaide que les blasons appliqués aux vêtements qu’elle a vendus n’ont pas été utilisés dans le but de distinguer ses marchandises de celles d’autres compagnies mais qu’il s’agissait simplement d’éléments décoratifs.

En première instance, le juge a déclaré que International Clothiers Inc a porté atteinte au droit d’auteur de Tommy Hilfiger dans le dessin d’écusson et a fait passer ses marchandises pour celles de Tommy Hilfiger. Cependant, le juge a rejeté l’allégation de violation de marque de commerce, puisque rien ne prouvait que les écussons avaient été employés sur les vêtements vendus par International Clothiers pour les « distinguer » des marchandises des autres.

Cependant, devant la question en litige visant à déterminer si International Clothiers Inc emploie son dessin d'écusson "pour distinguer" ses chemises et ensembles shorts pour garçons ou "de façon à distinguer" ces marchandises de celles des autres, la Cour d’appel fédérale a conclu que rien n’exigeait la preuve d’une telle intention de la part du contrevenant. La preuve a indiqué que International Clothiers connaissait la pratique consistant à apposer un écusson ou un logo sur un
vêtement, sans nom de marque, pour en indiquer l’origine. En l’espèce, et à la lumière de la conclusion du juge de première instance selon laquelle l’allégation de commercialisation trompeuse de marchandises était étayée par la preuve du risque de confusion chez les consommateurs, la Cour d’appel fédérale a estimé qu’il importait peu qu’ International Clothiers ait réellement eu ou non l’intention d’employer l’écusson dans le but d’indiquer l’origine des marchandises puisque le dessin, en fait, jouait ce rôle

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mai 01, 2008

L’utilisation de la marque de commerce

L’arrêt Tint King of California Inc. c. Registraire des marques de commerce, 2006 CF 1440 a apporté des précisions concernant la preuve d’emploi de la marque de commerce.

La marque de commerce Tint King a été enregistrée le 21 avril 1989 par le seul dirigeant et administrateur de la compagnie Tint King of California Inc, Allen Elliot Starkman, en relation avec des accessoires d’automobiles, comprenant du matériel servant à teinter des glaces et en liaison avec des services automobiles, dont la teinte des glaces, la location, l’entretien, la réparation et le nettoyage.

La marque a été radiée par le registraire suite à un avis transmis en vertu de l’article 45 de Loi sur les marques de commerce, auquel la compagnie n’a pas donné suite. Tint King en appelle de la décision. L’article 45 précise que « le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, […] donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date »

La question en litige opposant les parties est la suivante : La compagnie Tint King of California Inc a-t-elle présenté une preuve acceptable d'emploi qui satisfait aux exigences de l'article 45 de la Loi?

La preuve présentée par Tint King consiste en un affidavit présenté par Penney Dawn Starkman, la veuve d’Allan Starkman. Elle y explique que son conjoint est décédé d’un cancer au terme d’une longue maladie et qu’elle n’a pas pris connaissance de la correspondance d’affaires adressée à la compagnie. En effet, M. Starkman est mort du cancer en décembre 2004 au terme d'une longue maladie, et au cours de la période de deuil suivant le décès de son mari, Mme Starkman n'avait pas lu la correspondance d'affaires adressée à la demanderesse, de sorte qu'elle n'a pris connaissance qu'en novembre 2005 de la lettre du 20 octobre 2005 dans laquelle le registraire avisait M. Starkman de la radiation de la marque. La veuve de M. Starkman n'a pas réussi à retrouver la lettre précédente, qui était datée du 14 juin 2005 et qui donnait à M. Starkman le préavis de trois mois exigé.

Or dans son analyse, la Cour fédérale rappelle en premier lieu, tel que souligné dans l’arrêt Swabey Ogilvy Renault c. Vêtements Golden Brand Ltée, (2002), 19 C.P.R. (4th) 516, 2002 CFPI 458 que « l'article 45 constitue une procédure sommaire destinée à débarrasser le registre des marques de commerce des marques tombées en désuétude et qui constituent, du moins peut-on le prétendre en quelque sorte, du "bois mort" ». De plus, selon la jurisprudence , l’affidavit déposé à l’appui d’un appel fondé sur l’article 56 peut être souscrit par un tiers. En conséquence, bien que Madame Starkman ne figure pas comme administratrice de la compagnie, elle peut, en tant qu’exécutrice testamentaire de son conjoint, déposer l’affidavit requis.

La preuve d’emploi de la marque consiste en trois factures de vente, une facture en blanc et trois annonces publicitaires. Sur cette question, le tribunal La mention d'une marque de commerce sur une facture peut ou non être considérée comme un emploi en liaison avec les marchandises décrites dans cette facture. La principale considération est celle de savoir si la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour décrire les marchandises énumérées dans la facture donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi. La jurisprudence semble quelque peu flottante à cet égard. La plupart du temps, la question sera tranchée en fonction de l’endroit où la marque est inscrite. Si celle-ci apparaît dans la partie supérieure de la facture mais non dans le corps de la facture, elle sera la plupart du temps considérée comme étant une appellation commerciale reliée au distributeur. Dans ce dernier cas, la marque pourra être réputée utilisée en liaison avec des services mais non avec des marchandises. En effet, une telle indication ne démontre pas que la marque était employée en liaison avec des marchandises au moment de leur transfert dans la pratique courante du commerce.

Dans cet arrêt, la considération principale semble être, dans le cas des factures, de savoir si les marchandises elles-mêmes sont associées à la marque de commerce ou si la marque de commerce qui figure sur la facture semble être associée au distributeur, auquel cas elle constitue plutôt la preuve d'un emploi en liaison avec des services.

Dans le cas des factures soumises par la compagnie Tint King, la marque Tint King se trouve dans la partie supérieure de la facture, juste en-dessous de l’adresse du titulaire de la marque. Le tribunal considère que la compagnie a prouvé l’emploi de la marque en relation avec des services mais qu’elle n’a pas prouvé l’emploi de la marque en relation avec les marchandises désignées à l’enregistrement.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

avril 01, 2008

La confusion des marques notoires

Après 14 ans de préparation de l'instruction par les parties et huit semaines d'instruction réparties sur une année, après le dépôt de plus de 6 000 pièces, de 200 classeurs, de douzaines de brochures et de dizaines d'échantillons d'accessoires comme des valises, des porte-documents, des sacs à dos, des chaînettes porte-clés, des pochettes de documents pour voiture, des chaînettes pour porte-clés et des automobiles jouets, la Cour fédérale, dans l’arrêt Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd. 2006 CF 21, s’est montrée disposée à conclure l’existence d’une confusion avec des marques notoires, et ce, malgré le fait que les marchandises soient apparemment différentes des parties.


L’affaire opposait Remo Imports Ltd, partie demanderesse, une compagnie fondée en 1973 par Moise Bassal, à Jaguar Cars Limited et Ford du Canada Ltée, parties défenderesses. Le Tribunal a été appelé à trancher la question de savoir qui avait droit à la marque Jaguar, pour quels produits et pour quelle période.

Situons tout d’abord les faits : M. Bassal né à Beyrouth au Liban en 1947, obtient un diplôme d’enseignement à Paris, après avoir obtenu son baccalauréat à l’Université de Beyrouth. Arrivé à Montréal en 1967, il occupe un poste d’enseignant durant 4 ans. Durant cette période, il importe du Liban des sacs à mains en cuir pour les revendre au Canada. Il quittera finalement l’enseignement pour se consacrer entièrement à son entreprise.

Lors d’un voyage en Italie en 1979 où il visite un ami, propriétaire de la compagnie Jaguar S.R.L., (cette dernière vend des bagages en Italie et en Europe sous la marque de commerce Jaguar), M. Bassal obtient alors l’accord de son ami pour utiliser la marque Jaguar sur ses produits distribués au Canada, il visite un ami, propriétaire de la compagnie Jaguar S.R.L., distribués au Canada..

De retour au Canada, M. Bassal fait effectuer une recherche de disponibilité et, en 1981, il obtient l’enregistrement de la marque de commerce Jaguar pour des fourre-tout et des articles de bagages. L’enregistrement est alors étendu à des sacs à mains et des sacs d’école. Les articles vendus par Remo se retrouvent principalement dans les magasins à rayons et les détaillants tels que Zellers, K-Mart, Bentley et Tigre Géant.

En 1991, Remo intente des procédures contre Automobiles Jaguar pour contrefaçon de sa marque de commerce et pour commercialisation trompeuse. Ce dernier s’objecte à la vente par Automobiles Jaguar de certains accessoires comprenant notamment portefeuille, porte-cartes et porte-clefs.

La Cour fédérale du Canada a jugé que la preuve établissait la confusion et la dépréciation de l’achalandage de la marque Jaguar. Le tribunal a indiqué qu’il y avait un « prolongement naturel de la marque, des voitures de luxe aux valises » et a identifié les facteurs suivants comme étant pertinents :
un chevauchement de la fonction et de l’emploi concurrent des marchandises Jaguar des parties, une pratique industrielle dans le monde établissant que d’autres marques automobiles ont fait leur entrée dans le monde des bagages;
qu’il y avait une entrée effective de Jaguar Cars dans le monde des bagages et que ceci avait été son intention pendant de nombreuses années avant l’adoption, par Remo de la marque Jaguar;
et qu’il y avait un lien dans les attributs de la marque telle que perçu par les consommateurs

La preuve a révèlé que les automobiles étaient vendues au Canada sous la marque Jaguar depuis 1936 et que les Automobiles Jaguar vendaient également des accessoires personnels sous la marque Jaguar ainsi que sous les marques figuratives s’y rapportant depuis les années 50.

Le Tribunal a analysé les sondages mis en preuve par les parties, leur admissibilité selon les critères jurisprudentiels et leur validité selon les témoignages des experts, pour arriver à la conclusion que Automobiles Jaguar possède depuis longtemps une relation avec des accessoires personnels. Il est en ressorti de l’analyse que Jaguar est une marque notoire au Canada associée à des produits de luxe de très haute qualité. Dès 1980, la marque Jaguar était utilisée au Canada depuis 44 ans. Elle était également déposée dans 95 pays. Elle générait des ventes de plusieurs millions de dollars au Canada et faisait l’objet de publicité substantielle et de livres et articles indépendants.

Le Tribunal s’est penché ensuite sur la protection accrue accordée aux marques notoires et passe en revue la jurisprudence s’y rapportant. Il note que l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13, qui stipule que « nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce » s’applique lorsqu’un nouveau venu utilise une marque bien connue dans un champ d’activités non-concurrent ou pour des produits pour lesquels la marque n’est pas déposée.

Le Tribunal a souligné qu’il n’était pas nécessaire qu’il y ait confusion au niveau des produits, ni concurrence directe. On devait plutôt considérer la réputation générale de l’utilisateur senior. Celui-ci ne perd pas de ventes mais le caractère unique et distinctif de sa marque est affecté.

Le Tribunal a conclu que les marques de Remo sont invalides et devaient être radiées. Il lui est interdit de vendre des produits de consommation portant l’une des marques Jaguar.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

mars 04, 2008

Legal.TI: la conférence nationale sur les TI pour le droit

Mon collègue de la blogosphère, Me Dominic Jaar, récidive pour la 2e année, avec son inconcournable Legal.TI: la conférence nationale sur les TI pour le droit le 21 avril 2008, au Centre Mont-Royal. Cette conférence est une journée de réflexion sur la rencontre des mondes juridique et des technologies de l'information (TI) et parlera notamment de l’utilisation des technologies dans un contexte de droit transfrontalier, des contrats électroniques dans la nouvelle Loi sur la protection du consommateur ainsi que d'autres sujets susceptibles d'intéresser les lecteurs de La pub et le droit.


Je vous invite à prendre connaissance du programme, des conférenciers invités et de vous inscrire le plus rapidement possible. Si je me fie au succès remporté l'an passé, les places disponibles risquent de s'envoler assez rapidement.

mars 01, 2008

Le rôle de la Commissaire de la concurrence

Le 1er février 2007, Labatt Brewing Company, l’un des plus importants brasseurs du Canada, a annoncé son projet d’acquisition de Lakeport Brewing, un brasseur de bières à rabais,. Les parties avaient prévu de conclure leur opération le 29 mars 2007, soit plus de six semaines après avoir fait leurs dépôts antérieurs au fusionnement. La commissaire de la concurrence a demandé une ordonnance provisoire auprès du Tribunal de la concurrence, en vertu de l’article 100 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34 demandant un report de 30 jours de la clôture parce que les employés du Bureau de la concurrence n’avaient pas encore terminé leur examen, préservant les mesures correctives et permettant ainsi aux porteurs de parts de Lakeport d’être payés rapidement.

Afin que le Tribunal puisse prononcer une telle ordonnance, trois exigences doivent être auparavant remplies :
i) la commissaire doit attester qu’une enquête est en cours;
ii) de l’avis de la commissaire, des délais supplémentaires sont nécessaires pour mener à bien l’enquête et
iii) si l’ordonnance n’est pas accordée, une action sera vraisemblablement prise, laquelle nuirait de façon importante à la capacité du Tribunal de corriger l’effet du projet de fusionnement sur la concurrence parce que cette action serait difficile à annuler

Le Tribunal devait déterminer si toute diminution sensible de la concurrence éventuelle constatée après la clôture était susceptible d’être corrigée par une ordonnance de dissolution ou de dessaisissement. Le Tribunal a rejeté la demande de la commissaire au motif qu’elle a été incapable de faire valoir que la capacité du Tribunal de corriger l’effet du projet de fusionnement sur la concurrence serait largement réduite au moment de la clôture de l’opération. Concernant la question de la diminution sensible de la capacité du Tribunal, le Tribunal a fait remarquer que la compétence du Tribunal en matière de mesures de redressement consiste à « rétablir la concurrence de façon qu’il ne soit plus possible de dire qu’elle est sensiblement inférieure à ce qu’elle était avant le fusionnement » et non pas à rétablir la concurrence avant la fusion, soit la norme utilisée dans le droit de la concurrence américain.

De plus, la commissaire doit plutôt montrer que la réduction de la capacité du Tribunal à effectuer une mesure de redressement est sensible. Finalement, le Tribunal a conclu que le fusionnement doit être évalué en vertu de l’article 100(1)(a), plus précisément que le Tribunal « conclut qu’une personne, partie ou non au fusionnement proposé, posera vraisemblablement, en l’absence d’une ordonnance provisoire, des gestes qui, parce qu’ils seraient alors difficiles à contrer, auraient pour effet de réduire sensiblement l’aptitude du Tribunal à remédier à l’influence du fusionnement proposé sur la concurrence »

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

février 01, 2008

Le principe de distribution sélective de produits de marque au Canada

Le 23 mars 2007, le Tribunal de la concurrence a rendu une décision relative à la vente des marchandises de marque aux grands magasins et a précisé le principe de distribution sélective de produits de marque au Canada dans l’arrêt Sears Canada Inc. c. Parfums Christian Dior Canada Inc., Parfums Givenchy Canada ltd., 2007 Comp. Trib. 6, Tribunal de la concurrence, CT-2007-001, 14 mars 2007

Situons tout d’abord le contexte. Sears Canada Inc. est un grand magasin qui a vendu des parfums, des produits de beauté et de soins de la peau de marques Dior et Givenchy depuis 1993. Ces produits se font concurrence dans une catégorie qu’on appelle les parfums et les produits de beauté de luxe, qui comprend 15 à 20 marques vendues par Sears. En janvier 2007, Dior et Givenchy ont informé Sears qu’ils ne feraient plus affaire avec elle et qu’ils cesseraient de l’approvisionner en produits d’ici la fin de mars 2007, mettant un terme à leur relation d’affaires.

En réponse, Sears Canada a adressé le 23 février 2007, une requête en autorisation au Tribunal de la concurrence fondée sur l’article 13.1 de la Loi sur la concurrence pour présenter une demande (artcile 75 de la Loi, pour obtenir une ordonnance exigeant que les Parfums Givenchy Canada et les Parfums Christian Dior Canada continuent leur relation d’affaires, soit fournir les produits Dior et Givenchy à Sears. Précisons ici que l’article 103.1(7) énonce les critères à remplir pour obtenir cette permission. Le Tribunal doit avoir des motifs de croire que la demande de permission est soutenue par des preuves suffisantes pour croire de bonne foi que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise ou qu’il est empêché de faire affaire par le refus, et que la pratique en question pourrait faire l’objet d’une ordonnance du Tribunal.

Pour avoir gain de cause, Sears devait prouver que son entreprise était directement et sensiblement gênée par l’incapacité de se procurer des produits Dior et Givenchy en quantité suffisante aux conditions de commerce normales. Pour déterminer l’incidence de l’interruption sur Sears, le Tribunal a décidé qu’il fallait examiner l’ensemble de l’entreprise de Sears à titre de grand magasin de vente au détail, et non seulement son chiffre d’affaires à l’égard des produits Dior et Givenchy.

Le Tribunal a jugé que Sears serait directement touchée par le refus d’approvisionnement. Cependant il a conclu que l’incidence sur l’ensemble de l’entreprise de Sears ne serait pas importante. Le Tribunal a indiqué que Sears est un magasin à rayons. En évaluant si Sears avait été sensiblement touchée, le Tribunal s’est penché sur les 16 millions de dollars de revenus directs provenant de la vente de produits Dior et Givenchy qui seraient perdus, ainsi que sur divers autres facteurs. Le Tribunal a conclu que la perte de revenus ne serait pas importante comparativement à l’ensemble du chiffre d’affaires de Sears, d’environ 6 milliards de dollars, et que les préjudices potentiels provenant d’autres facteurs seraient soit légers ou tout simplement spéculatifs. En effet, le chiffre d’affaires de 16M$ provenant de la vente des produits Dior et Givenchy est faible par rapport à son chiffre d’affaires total de 6B$. Le Tribunal a noté que ce chiffre ne tenait pas compte du fait que certains clients se tourneraient vers d’autres marques de parfums et de produits de beauté vendues par Sears et que, par conséquent, ce montant était [traduction libre] « insignifiant si l’on considère l’entreprise de Sears dans son ensemble estimée à 6 milliards de dollars.

De plus, concernant les pertes de ventes de 14 millions de dollars canadiens (inter-segment), le Tribunal a rejeté ce chiffre puisqu’il n’y avait aucune preuve à l’égard de la partie des ventes faites par Sears qui était attribuable aux clients qui venaient avant tout chez Sears pour acheter un produit Dior ou Givenchy et qui ensuite achetaient d’autres produits. Ici aussi le Tribunal a soutenu que [traduction libre] « quel que soit ce chiffre, même combiné aux pertes de ventes, il n’est pas important si l’on considère l’entreprise de Sears dans son ensemble ». Et finalement, le coût élevé associé au retrait et au remplacement des présentoirs Dior et Givenchy, s’élevait à 600 000 $. Le Tribunal a souligné que Givenchy et Dior s’étaient engagés à couvrir les coûts raisonnables associés au retrait de leurs présentoirs Le Tribunal a conclu, par conséquent, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner s’il pourrait émettre une ordonnance en vertu de l’article 75(1) de la Loi sur la concurrence

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

janvier 01, 2008

La Cour suprême des États-Unis élimine les brevets non inventifs et précise l’invalidité pour cause d’évidence.

La Cour Suprême des États-Unis a rendu le 30 avril dernier une décision qui rend plus difficile l'obtention d'un brevet pour les inventions combinant des éléments d'inventions pré-existantes. La Cour a en effet statué unanimement que "si la combinaison d'innovations ne résulte en rien de plus qu'une innovation ordinaire et ne produit pas des résultats autres que ceux prévisibles, alors cette combinaison n'est pas brevetable".En infirmant la décision de la Cour d’appel du Federal Circuit , elle rétablit le jugement de la District Court rejetant une action en contrefaçon de brevet en faisant valoir que le brevet en cause était évident. À l’appui de ses motifs, la Cour suprême a critiqué l’application rigide du critère «teaching, suggestion, motivation» ou « TSM » (« enseignements, suggestion et motivation » ) utilisé pendant un certain temps par la Cour d’appel.

Les faits en litige sont simples : Dans cette affaire, Teleflex a intenté un procès à KSR Internationale, un fournisseur de General Motors, pour violation de son brevet. KSR a en effet développé une pédale à capteurs de position à partir d'éléments existants. Teleflex possédant un brevet couvrant cette "invention" a alors intenté un procès à KSR pour obtenir des royalties. En vertu de l’article 103 de la Patent Act américaine, un brevet ne peut être obtenu « [traduction] si les différences entre l’objet pour lequel le brevet est demandé et le dossier d’antériorité sont telles que l’objet dans son entier aurait été évident au moment de son invention pour une personne possédant des habiletés moyennes dans l’art dont relève l’objet. ». Or selon le critère TSM, une revendication de brevet ne pouvait être évidente que s’il existait « [traduction] une motivation ou une suggestion quelconque invitant à combiner les enseignements tirés du dossier d’antériorité ».

La Cour suprême des Etats-Unis a tenté d’incorporer le Common Sens une connaissance de sens commun dans son analyse, pour établir que l’invention en cause était une combinaison évidente de technologies connues et par conséquent, non-brevetable. Elle précise que le bon sens enseigne que des éléments familiers peuvent trouver des usages évidents au-delà de leurs fins principales, et qu’une personne possédant des habiletés moyennes saurait assembler les enseignements de différents brevets comme les pièces d’un casse-tête

Elle précise également que l’on peut prouver l’évidence de l’objet d’un brevet en notant l’existence au moment de l’invention d’un problème connu trouvant une solution évidente dans les revendications du brevet. La question n’étant pas de savoir si la combinaison était évidente pour le breveté, mais plutôt de savoir si la combinaison était évidente pour une personne possédant des habiletés moyennes dans son art.

Cette décision hausse le critère d’inventivité pour les titulaires et demandeurs de brevets aux États-Unis. Il sera probablement plus difficile dorénavant d’obtenir des brevets aux États-Unis. Puisque la majorité de dépôts de demandes de brevets au niveau mondial s’effectue aux États-Unis, demandes de brevets devront être rédigés afin de satisfaire les particularités de la pratique dans ce pays.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

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