L’utilisation de la marque de commerce

L’arrêt Tint King of California Inc. c. Registraire des marques de commerce, 2006 CF 1440 a apporté des précisions concernant la preuve d’emploi de la marque de commerce.

La marque de commerce Tint King a été enregistrée le 21 avril 1989 par le seul dirigeant et administrateur de la compagnie Tint King of California Inc, Allen Elliot Starkman, en relation avec des accessoires d’automobiles, comprenant du matériel servant à teinter des glaces et en liaison avec des services automobiles, dont la teinte des glaces, la location, l’entretien, la réparation et le nettoyage.

La marque a été radiée par le registraire suite à un avis transmis en vertu de l’article 45 de Loi sur les marques de commerce, auquel la compagnie n’a pas donné suite. Tint King en appelle de la décision. L’article 45 précise que « le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, […] donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date »

La question en litige opposant les parties est la suivante : La compagnie Tint King of California Inc a-t-elle présenté une preuve acceptable d'emploi qui satisfait aux exigences de l'article 45 de la Loi?

La preuve présentée par Tint King consiste en un affidavit présenté par Penney Dawn Starkman, la veuve d’Allan Starkman. Elle y explique que son conjoint est décédé d’un cancer au terme d’une longue maladie et qu’elle n’a pas pris connaissance de la correspondance d’affaires adressée à la compagnie. En effet, M. Starkman est mort du cancer en décembre 2004 au terme d'une longue maladie, et au cours de la période de deuil suivant le décès de son mari, Mme Starkman n'avait pas lu la correspondance d'affaires adressée à la demanderesse, de sorte qu'elle n'a pris connaissance qu'en novembre 2005 de la lettre du 20 octobre 2005 dans laquelle le registraire avisait M. Starkman de la radiation de la marque. La veuve de M. Starkman n'a pas réussi à retrouver la lettre précédente, qui était datée du 14 juin 2005 et qui donnait à M. Starkman le préavis de trois mois exigé.

Or dans son analyse, la Cour fédérale rappelle en premier lieu, tel que souligné dans l’arrêt Swabey Ogilvy Renault c. Vêtements Golden Brand Ltée, (2002), 19 C.P.R. (4th) 516, 2002 CFPI 458 que « l'article 45 constitue une procédure sommaire destinée à débarrasser le registre des marques de commerce des marques tombées en désuétude et qui constituent, du moins peut-on le prétendre en quelque sorte, du "bois mort" ». De plus, selon la jurisprudence , l’affidavit déposé à l’appui d’un appel fondé sur l’article 56 peut être souscrit par un tiers. En conséquence, bien que Madame Starkman ne figure pas comme administratrice de la compagnie, elle peut, en tant qu’exécutrice testamentaire de son conjoint, déposer l’affidavit requis.

La preuve d’emploi de la marque consiste en trois factures de vente, une facture en blanc et trois annonces publicitaires. Sur cette question, le tribunal La mention d'une marque de commerce sur une facture peut ou non être considérée comme un emploi en liaison avec les marchandises décrites dans cette facture. La principale considération est celle de savoir si la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour décrire les marchandises énumérées dans la facture donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi. La jurisprudence semble quelque peu flottante à cet égard. La plupart du temps, la question sera tranchée en fonction de l’endroit où la marque est inscrite. Si celle-ci apparaît dans la partie supérieure de la facture mais non dans le corps de la facture, elle sera la plupart du temps considérée comme étant une appellation commerciale reliée au distributeur. Dans ce dernier cas, la marque pourra être réputée utilisée en liaison avec des services mais non avec des marchandises. En effet, une telle indication ne démontre pas que la marque était employée en liaison avec des marchandises au moment de leur transfert dans la pratique courante du commerce.

Dans cet arrêt, la considération principale semble être, dans le cas des factures, de savoir si les marchandises elles-mêmes sont associées à la marque de commerce ou si la marque de commerce qui figure sur la facture semble être associée au distributeur, auquel cas elle constitue plutôt la preuve d'un emploi en liaison avec des services.

Dans le cas des factures soumises par la compagnie Tint King, la marque Tint King se trouve dans la partie supérieure de la facture, juste en-dessous de l’adresse du titulaire de la marque. Le tribunal considère que la compagnie a prouvé l’emploi de la marque en relation avec des services mais qu’elle n’a pas prouvé l’emploi de la marque en relation avec les marchandises désignées à l’enregistrement.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique