Pour en finir avec les marques de commerce

Me voilà à nouveau en train d’aborder le sujet de ce qu’on appelle désormais l’affaire Oasis. Après avoir abordé la protection du nom et l’abus de procédure ainsi que la distinction entre la dénomination sociale, la marque de commerce et le nom commercial, je constate qu’il existe encore une certaine confusion. Je me propose donc de tracer un portrait plus réaliste de la situation.

C’est le Bureau des marques de commerce, situé à Ottawa/Hull, qui gère le système d'enregistrement des marques de commerce et non le registre des entreprises. Il ne faut pas confondre la dénomination sociale, la marque de commerce et le nom commercial.

Aussi, le propriétaire d'une marque de commerce fait l’acquisition de certains droits juridiques sur sa marque de commerce par la simple utilisation de celle-ci sur le marché. Cependant, ces droits sont limités à la région géographique où la marque de commerce est employée ou annoncée. En cas de litige, une preuve de cette utilisation devra être présentée à la Cour. Si la marque de commerce est utilisée en association avec des produits ou des services, son emploi doit répondre à certains critères pour être qualifié d' «emploi» au sens de la loi.

Rappelons qu’une marque de commerce peut ne pas être enregistrable pour plusieurs raisons notamment la possibilité de créer de la confusion avec une autre marque de commerce. Il faut considérer divers critères lors de l'évaluation des risques de confusion entre marques de commerce. Les types de marque suivants ne peuvent pas être déposés :

• les noms et les noms de famille;
• les marques comportant une description « évidente »;
• les descriptions « fausses et trompeuses »;
• les mots désignant un lieu géographique connu pour être le lieu d'origine des produits ou des services offerts;
• des mots ou des dessins pouvant créer de la confusion avec une autre marque de commerce déjà déposée ou en attente d'enregistrement; et
• des mots ou des dessins qui ressemblent étroitement à une marque interdite.

On ne saurait insister sur l’importance, avant d’employer une marque de commerce sur le marché ou de déposer une demande, d'effectuer une recherche sur les marques de commerce déjà enregistrées ou du moins en instance d'enregistrement. Il sera alors possible de déterminer, à partir des résultats de cette recherche, si quelqu'un d'autre a déjà enregistré ou demandé d'enregistrer une marque de commerce identique ou semblable dans le même secteur d'activité, ce qui pourrait engendrer de la confusion dans le public. Si cette recherche détermine que la marque de commerce visée crée de la confusion avec une marque de commerce antérieure utilisée dans le même secteur d'activités, il serait peut-être préférable d'en choisir une autre, plutôt que d'investir dans une marque de commerce qui pourrait mener à un procès onéreux.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique